相关裁判及公开来源
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本田技研工业株式会社与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司侵害商标权纠纷案
裁判案号:(2019)最高法民再138号
法院:最高人民法院
本文主案;最高人民法院再审民事判决,案号按官方年度十大案件材料列示。
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指导性案例编号、案例库入库编号与裁判案号分别列示。
快速结论
境外注册或授权不当然对抗中国注册商标权。
事实与裁判结果
本田株式会社在中国获准注册三枚涉案商标,核定使用在第12类车辆、摩托车等商品上。海关查获重庆恒胜鑫泰贸易有限公司委托代理公司申报出口的标有“HONDAKIT”标识的摩托车整车散件220辆,申报总价118360美元,目的地缅甸;该批货物系受缅甸美华公司授权委托、由与恒胜鑫泰公司系母子公司的重庆恒胜集团有限公司加工生产。云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院一审认定构成侵权,判令停止侵权并连带赔偿30万元;云南省高级人民法院二审认为属涉外定牌加工,不构成侵权,撤销一审判决并驳回诉讼请求。最高人民法院裁定提审后判决撤销二审判决、维持一审判决,该案入选2019年中国法院10大知识产权案件。
法院认为
商标使用是一种客观行为,通常包括物理贴附、市场流通等多个环节,是否构成商标法意义上的“商标的使用”应依据商标法作出整体一致的解释,不应割裂一个行为而只看某个环节,也不能把涉外定牌加工这种贸易方式简单固化为不侵犯商标权的除外情形。对于没有在中国注册的商标,即使其在外国获得注册,在中国也不享有注册商标专用权,境内民事主体所获得的所谓“商标使用授权”不属于受法律保护的商标权利,不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。标识在生产流通中的识别作用、相关公众和混淆风险需结合实际呈现判断。
审判规则总结
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境外注册或授权不当然对抗中国注册商标权;未在中国注册的商标,即使其在外国获得注册,也不享有中国注册商标专用权,境内主体取得的所谓“商标使用授权”不能作为抗辩事由。
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全部出口的定牌加工仍应审查商标使用和混淆要件,应对物理贴附、市场流通等环节作整体一致解释,不能以单一环节遮蔽行为过程。
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受托加工者的注意义务应结合标识近似程度及交易事实评价。
笔者观点与实务建议
出海合规应至少覆盖生产地和目的地两个法域,委托方保证合法使用并不能替代境内检索。合同可以约定赔偿及协助应诉,但不能直接免除对第三人的侵权责任。对于将知名标识拆分、突出使用的包装,还要保留实际生产和出货样本;文字组合形式看似不同,整体商业印象仍可能接近。
核对中国与目的地商标状态、委托授权链、实际标识样式和海关资料。受托方应记录接单前检索和遇到冲突后的询问;权利人则需证明涉案使用、标识近似及相应请求基础。不要仅凭“出口”或“有授权书”就省略法律分析。
进一步讨论
委托合同中的权利保证应包括发现冲突后的停产、替换标识、返工、费用及应诉协助。单列赔偿条款还不够,因为委托方可能在境外且履行困难。受托方在收订金前完成检索,比出货被拦截后再追偿更能控制现金流与交货风险。
规则时点与实务要点
最高法典型案件;规则须结合个案使用及混淆。2026年公布的商标法修订自2027年1月1日起施行,本页以现行2019年修正版为依据。
补充实务分析
企业接到境外品牌加工订单,建议先确认中国境内权利状态和生产流通中标识的具体使用方式,再核对海外委托人的授权范围。出口合同中的免责安排只能约束当事人,不能直接对抗第三方商标权人。
公开来源
来源为最高人民法院 2020-04-21 发布的《2019年中国法院10大知识产权案件和50件典型知识产权案例》10大案件第2案。
