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  • OPPO与夏普标准必要专利许可纠纷管辖案

    裁判案号:(2020)最高法知民辖终517号

    法院:最高人民法院

    主案为OPPO与夏普标准必要专利许可纠纷管辖裁定,审查争点为管辖权。

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指导性案例编号、案例库入库编号与裁判案号分别列示。

快速结论

中国法院具有管辖权,需要许可争议与中国存在适当联系。

事实与裁判结果

OPPO公司、OPPO深圳公司向广东省深圳市中级人民法院起诉,请求确认夏普株式会社、赛恩倍吉日本株式会社违反公平、合理和无歧视(FRAND)许可义务、赔偿经济损失,并就其3G、4G、WiFi相关标准必要专利在全球范围内的许可条件作出判决。一审法院裁定驳回两被告提出的管辖权异议,两被告上诉。最高人民法院查明,2018年夏普方发送的标准必要专利组合包括645个3G/4G专利族等,2019年2月双方在OPPO深圳公司办公室进行许可磋商,夏普方提议的结构为5年期全球非独占许可;截至2019年12月31日,OPPO公司在中国的销售占比为71.08%,在欧洲为0.21%,在日本为0.07%。最高人民法院于2021年8月19日驳回上诉,维持原裁定。

法院认为

当事人的全球许可谈判意愿、主要实施地及与纠纷的联系影响管辖;不能简单把争议等同于逐件外国专利有效性诉讼。此类纠纷兼具合同纠纷与专利侵权纠纷特点,判断适当联系可考虑专利权授予地、专利实施地、专利许可合同签订地或磋商地、合同履行地、可供扣押或可供执行财产所在地等,其中之一在中国境内即可认定。裁决全球许可条件并非以管辖合意为必要条件,应综合考量当事人磋商时的意愿范围、标准必要专利的授予国及分布比例、实施者的主要实施地、主要营业地或者主要营收来源地、磋商地或合同签订地等因素,在当事人具备达成全球许可意愿且案件与中国法院具有更密切联系时可以裁决。

审判规则总结

  1. 中国法院具有管辖权,需要许可争议与中国存在适当联系。专利权授予地、专利实施地、许可磋商地等连接点之一在中国领域内的,即可认定适当联系,被告为在中国境内没有住所和代表机构的外国企业时亦同。

  2. 全球许可条件争议应关注双方交易意愿及专利实施联系。磋商内容包含全球许可条件、所涉专利大部分为中国专利、实施者主要实施地和主要营收来源地在中国、中国为磋商地且存在可供执行财产的,可认定与中国联系更密切。

  3. 确认管辖不表示已确定许可费率,更不直接宣告外国专利有效或无效。域外平行侵权诉讼的核心是侵权认定,与确定许可条件性质不同,不影响中国法院行使管辖权。

笔者观点与实务建议

全球许可谈判通常同时涉及多个市场和主体。企业应梳理销售、研发、制造和收款地点,明确究竟请求一国费率还是全球组合许可。管辖申请过度扩大请求,可能增加程序阻力;只依赖注册地又可能遗漏实际联系。合同里关于地域范围、关联方和谈判对象的记录,是争议发生前就能积累的重要材料。

保存报价地域范围、会议纪要、产品销量及制造分布,核对海外关联公司的权利义务。将管辖论证与实体费率报告分别准备,避免把程序阶段对连接点的判断误写成已认可一方FRAND报价。对于境外案应另列其专利及救济请求。

进一步讨论

许可主体和实际实施主体未必是同一家公司。准备全球谈判资料时,应区分谁作报价、谁有权签署、谁应支付以及哪些关联方受覆盖。若这条授权链不清,即便确定了管辖,也可能在后续许可履行和内部费用分配中出现新争议。

规则时点与实务要点

本页围绕管辖裁定总结跨境标准必要专利争议的程序要点;费率与实体结果依相关专利、许可谈判和市场事实判断。现行涉外民事程序及适当联系规则按争议发生时点核对。

现行2023年修正民事诉讼法第二百七十六条规定涉外管辖连接及其他适当联系,第二百八十至二百八十二条分别处理平行诉讼、外国法院先受理时的中止、不方便法院等问题。具体连接点仍须与所提许可请求对应,不能仅以“中国企业参与”替代管辖论证,也不能把原案援引的旧司法解释条号直接作为新案全部依据。现行民事诉讼法。

补充实务分析

跨境许可团队可以按制造、销售、研发、许可谈判和付款地点分别核对连接,解释其与所提请求的关系。存在外国专利或另一国家诉讼,只是分析背景,不自动决定中国法院有没有管辖。管辖裁判不等于费率已经确定,应在报告中分开列程序结论与实体待证事项。对签约主体、集团关联和授权链,也宜保存材料,避免用统一品牌代替真实法人。

公开来源

来源为最高人民法院 2024年2月22日发布的《最高人民法院知识产权法庭成立五周年100件典型案例》第86案。