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专利代理

两批四件发明被通报非正常申请:查新报告与样机资料回应,四件全部获授权

同一申请人两批共四件发明专利申请收到涉嫌非正常申请通报;申诉围绕研发基础、申请目的及申请和代理行为提交材料,后续申请恢复正常审查并获得授权

案件背景

项目 内容
案由 非正常专利申请申诉答复
申请人 某科技公司(其间企业更名,本文按同一主体表述)
发明人 贺某(公司股东兼技术总监)、杨某等
涉案申请 图书存放机器人方向 2 件(2022 年 1 月申请);货厢装卸货系统/装置 2 件(2022 年 11 月申请),均为发明专利
笔者角色 专利代理师(申请文件撰写与非正常申请申诉答复)
结果 申诉后恢复正常审批;图书存放机器人两件已授权下证,货厢装卸货两件恢复正常审查后授权

客户是一家小型科技公司。笔者为其撰写并代理的两批发明专利申请,先后被国家知识产权局排查通报为涉嫌“非正常专利申请”。

通报内容与争议事项

当时,申请人收到相关通知后需依通知要求,在指定期限内提交意见或办理相应手续。本案程序与处理结果依据通知内容及当时适用的规定说明。

两批申请收到的通报理由包括:

  1. 编造、伪造或变造发明创造内容,或抄袭、简单替换、拼凑现有技术;
  2. 发明创造与申请人、发明人实际研发能力及资源条件明显不符;
  3. 为规避可专利性审查目的故意形成的明显不符合技术改进常理、无实际保护价值的变劣、堆砌、非必要缩限保护范围,或无任何检索和审查意义的内容;
  4. 专利代理机构、代理师代理、诱导、教唆、帮助他人实施非正常申请行为。

申请人担心撤回会影响原申请日及其申请所处的保护状态。是否可以另行申请、能否保留原申请日或优先权,须结合技术内容是否公开、优先权期限及具体程序判断;本案材料不足以支持“撤回后永远无法获得专利保护”的绝对结论。

答复思路:按当时办事指南整理证明材料

案件发生时,国家知识产权局办事指南将材料说明归纳为申请基础真实性、申请目的真实性、申请行为及代理行为真实性等方面。国家知识产权局令第 77 号自 2024 年 1 月 20 日施行,其第十三条明确废止第 45 号令、第 75 号令及第 411 号公告;该条并未单独列明这份办事指南,不能据此声称指南也被明文废止。旧指南依旧制度编写,下述内容用于复盘历史案件,现行办理仍应核对第 77 号令、实际通知及当前办事要求。可参见当时的办事指南及国家知识产权局令第 77 号。

第一类:申请基础真实性——研发的历史比成果本身更有说服力。

  • 真实项目合同:涉案方案源于企业与机械制造企业签订的《车厢装卸系统研发》委托项目,持续开发约 3 年,发明人系公司股东兼技术总监,团队另有高校科研人员参与;
  • 早期方案记录:案件材料记载,团队曾制作第一版设计,之后因成本和适配等原因调整方案;相关图纸及迭代记录用于说明技术方案形成过程;
  • 第三方查新报告:委托专业查新机构出具结论——“经检索国内未见有与该项目研究内容相同的文献报道”,正面回应“抄袭、拼凑”的指控;
  • 过程性资料:本申请产品的 2D/3D 设计图、机架样机与控制系统验证台实物、控制系统设计方案(含电气选型、PLC 程序与仿真)、研发阶段的设计汇报 PPT——研究深度已达到样机制造前的论证与参数设计阶段;
  • 研发能力材料:发明人的专业背景、既有专利及技术转让记录,用于辅助说明团队与涉案方向的联系。学历、职称或既有授权数量本身,不能直接否定“实际研发能力与资源条件明显不符”的通报理由;还需要申请日前的项目记录、人员投入及具体方案形成资料予以连接。

第二类:申请目的真实性。 申诉材料说明了申请人对相关方案进行专利布局的商业及技术考虑。有关申请目的的主观事实,按申请人的说明和案卷材料表述。

第三类:申请行为与代理行为。 申诉材料包括申请人传递技术资料的记录,并说明将方案分别提出申请的考虑。拆分申请是否具备单一性及其保护范围影响,应结合原申请文件和审查记录逐案判断。

申诉还逐项解释两类申请的技术差异、研发来源和结构选择理由。查新报告、图纸、样机及程序记录各自能够证明的事项不同,应避免把单一材料表述为“证明原创”或将权利要求字数直接等同于保护范围大小。

尤其要限定查新结论的范围:在指定数据库和时间范围内“国内未见相同文献报道”,不等于证明技术在全球范围具有新颖性,也不能单独证明没有抄袭、实际完成研发或具备创造性。样机与图纸还应标明形成时间,区分申请前形成的资料与申请后补作的验证材料。恢复正常审批和最终授权是先后不同的程序结果,申诉材料的证明任务也不能与实质审查结论混同。

处理结果

现有案件材料记载,两批申请后续均恢复正常审查程序:

  • 图书存放机器人方向两件:恢复正常审查后,于 2024 年 11 月起先后授权公告并下发发明专利证书;
  • 货厢装卸货两件:恢复正常实质审查后先后获得授权。

其中两件于 2024 年 11 月起先后授权公告;另两件后续也获得授权。各件的授权日期、公告号及授权文本应以国家知识产权局专利登记簿和公告文件核对。该结果不意味着所有被通报申请申诉后都会恢复审查或获得授权。

经验总结

答复经验:

  1. 先核对通知书和适用程序:处理方式、期限及可提交材料以实际通知和当时有效规范为准,再向申请人说明各路径可能影响的申请日、优先权及公开风险。
  2. 把证明材料与待证事实对应:项目合同、方案迭代记录、查新报告、图纸、样机、程序和研发人员资料分别说明不同事实,不宜笼统称为“完整证明创新”。
  3. 保留方案形成过程记录:本案将早期方案及后续调整材料用于解释技术方案的形成过程;该类材料是否能证明相关事实,仍需核对形成时间、来源和真实性。
  4. 说明技术结构选择理由:本案对结构与功能、成本和使用条件之间的关系作出说明;能否回应通报,取决于论证与申请文件及证据是否对应。
  5. 代理过程留痕:保存技术交底、版本迭代和申请布局沟通记录,有助于准确说明代理工作过程,但不能替代申请本身符合专利法要求的审查。

防范经验:

  1. 真实研发材料有助于说明申请基础,但不是唯一判断因素:是否属于非正常申请,须依适用规范和具体行为综合判断。
  2. 权利要求布局以匹配发明贡献为原则:保护范围与发明贡献和说明书支持相匹配;现行规则下对特定非正常行为的认定,应按规定原文及具体事实分析。
  3. 区分历史依据和现行规范:国家知识产权局公告第 411 号已被令第 77 号废止。涉及本案的历史行为按当时规范复盘,后续项目则应按现行规则重新核对,不能将本案经验直接作为现行程序承诺。

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